构卓小课堂丨商标先用权抗辩制度的目的及审查

一些企业由于前期缺乏商标保护意识，会遇到这样的糟心事，自己经营使用多年的商标，被他人先一步申请注册，而且商标注册人还反咬一口，告你商标侵权。这种时候，就需要用到商标先用权抗辩。

商标法规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

该款内容一般称为商标先用权抗辩，需满足以下要件：

1.被告具有在先使用的客观事实。

2.被告使用的商标标识与原告的注册商标相同或近似，所涉商品与原告注册商标核定使用的商品相同或类似。

3.在先使用的商标有一定影响。实践中，被控商标是否在先使用并有一定影响，是判断商标先用权抗辩是否成立的关键。

今天，我们来了解一下商标先用权抗辩制度的立法目的，审查以及相关运用。

一、商标先用权抗辩制度的立法目的

商标法规定商标先用权抗辩制度，目的是平衡商标注册人与商标在先使用人之间的利益，以弥补商标注册制度的缺陷。

商标权的取得途径有两种：一是使用取得制，即通过使用取得商标权，只要商标在商业活动中用于识别某种商品或服务的来源，则商标使用者可以取得商标权；二是注册取得制，即通过商标注册取得商标权，商标在特定机构进行注册并公示后，商标注册人取得商标权。

从商标的本质来看，其只有在实际使用中才能发挥识别来源的作用并积累商誉，因此才有获得法律保护的必要和正当性。可见，使用取得制更符合商标的本质和内涵。

但由于使用的事实无法以书面形式公之于众，单一的使用取得制会带来较高的商标确权与维权成本。相反，注册取得制采取了公示制度，有利于商标权的确认、贸易开展和纠纷解决，在现代商业社会更具经济和效率价值。但单一的注册取得制忽视了未注册商标先使用人的正当利益，容易导致商标恶意抢注的现象泛滥。

为此，目前各个国家和地区多不再单纯采取一种商标权取得制度，而是融合吸收两种制度的优点。英美法系国家早期的商标保护一般以使用为基础，并按照使用的先后确定商标权的归属。即便后来在法律中规定了商标注册制度，商标使用在商标注册中也有重要作用，要求注册人有使用商标的意图，美国兰姆法、英国商标法和加拿大商标法中均有此规定。而在采取注册取得制的国家和地区，如法国、日本和我国台湾地区，则往往会规定商标先用权制度，作为克服商标注册制缺陷的补救措施。

我国商标法规定商标先用权抗辩制度，也是为了弥补商标权取得的单一注册制所产生的问题。我国1982年制定的商标法采取单一注册制，因而引发诸多的商标抢注现象。为遏制这一乱象，我国商标法在修订中逐步强调商标使用的作用。例如，1993年商标法第一次修订时，赋予商标在先使用人对恶意抢注商标的撤销请求权，禁止恶意抢注他人在先使用并已为公众熟知的未注册商标。2001年第二次修订时，将禁止恶意抢注的商标从“为公众熟知的商标”扩大到“有一定影响的商标”，还规定了对未注册驰名商标的保护制度。以上制度均立足于商标注册程序中的保护，对于侵权诉讼中如何保护商标在先使用人的利益则未予明确。2002年修订的《商标法实施条例》规定了先用权抗辩，但仅限于在先使用且连续使用至1993年7月1日的未注册服务商标，是为了解决1982年商标法未规定服务商标而导致的在先使用的服务商标无法得到保护的问题，并不涉及在先使用的商品商标。2013年商标法第三次修正时，又规定了商标先用权抗辩制度。

商标先用权抗辩赋予商标先使用人对抗侵权指控的消极权利，属于一种抗辩权而非请求权。商标先使用人除了可自行在原使用范围内继续使用该商标外，并不能授权他人使用或转让该商标，更不可直接以该条为依据禁止他人使用该商标或要求赔偿。根据商标法的规定，在满足一定条件的情况下，商标先使用人还可能享有注册优先权、异议权、撤销权、无效申请权等权利，使得商标先使用人获得积极的排他的注册商标专用权成为可能。此外，有一定影响的未注册商标还可获得反不正当竞争法的保护，禁止他人以混淆的方式使用该商标。以上制度，从不同层面平衡了商标注册人与商标先使用人之间的利益，对在先使用的未注册商标形成立体的全方位的保护。

二、商标在先使用的审查

根据商标法第四十八条的规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

商标局还曾于2018年8月13日发布《提供商标使用证据的相关说明》，对商标使用的具体表现形式、不视为商标使用的证据等进行了具体规定。根据以上规定，当事人提交的商标使用证据，在形式上可以表现为商品、交易文书、传统或网络宣传媒介等；以上证据应能体现出商标标识和使用时间；应系公开的商业领域使用证据；应系真实的商业使用，不能仅有许可合同，也不能是象征性使用；不能仅提交销售合同或商品等孤证。此外，当事人还应避免提交单方制作的证据，如交易双方自行印制的订单、发货单等单据，以上证据因无法证明交易是否实际发生，证明力非常有限，均需与合同、发票、付款凭证等证据相互配合才能证明商标的使用情况。

实践中，当事人在主张商标先用权抗辩时提交的证据往往会涉及数年前的证据，其是否留存证据、留存多少证据、证据是否合规均有可能存在问题。一般而言，当事人会将其过去销售产品的合同、发票及现在的产品相结合作为商标使用证据，但销售合同和发票不一定会显示商标，现在的产品不能证明过去的商标使用情况，还需提交内容可相互印证的其他证据。

三、关于有一定影响的认定

商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条后半段的规定即商标恶意抢注行为，属于不予商标注册或宣告商标无效的理由。

如前所述，该规定与商标先用权抗辩均属商标先用权保护制度，且均使用了“有一定影响的商标”的表述。根据体系解释的原则，同一法律中使用相同法律术语的，其含义应相同，故上述两个条文中有一定影响的认定应相同。此外，反不正当竞争法第六条关于混淆性不正当竞争行为的规定中也有“有一定影响”的表述，系关于对未注册商业标识的保护，而商标先用权制度系对先使用为注册商标的消极保护，二者使用相同法律术语，其认定也应相同。

商标的影响力主要涉及广度和深度两方面内容，影响广度是指先使用商标的影响范围是否应遍及全国，还是可以仅局限于部分区域；影响深度是指相关公众对该商标的认知状态是否应达到熟知的程度，还是只要知悉即可。

有观点认为，商标先用权抗辩中有一定影响的认定标准应低于商标恶意抢注中有一定影响的标准，理由在于前者仅能被动抗辩，而后者还可阻止商标的注册。但与第五十九条第三款相比，第三十二条多了不正当手段这一要件。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条第1款的规定，商标申请人明知或应知有一定影响的在先商标的，推定其构成以不正当手段抢先注册。实践中，对该明知或应知的主观状态往往会根据在先商标的影响范围和程度来认定，影响范围越大，影响程度越深，则更易于认定商标注册人存在明知或应知。该认定方式可能会导致商标恶意抢注成立时，在先商标影响力要大于仅成立商标先用权抗辩的情形。但这是因为恶意抢注中不正当手段要件使得在先商标的影响被拔高，而非因为对有一定影响的认定标准不同。

前述司法解释第23条第2款还对商标法第三十二条中有一定影响的认定进行了规定，即在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。因此，商标先用权抗辩中有一定影响的认定可以参考该规定。

具体到实践中，主要可以综合以下因素进行考量：

（1）在先商标的使用情况，包括该商标的持续使用时间，使用该商标的商品的销售区域、市场份额、行业排名、销售量、销售额等；

（2）在先商标的宣传情况，包括宣传的时间、方式、程度、地理范围等；

（3）其他使该商标产生一定影响的因素，如被媒体报道的情况、市场声誉情况等。

关于影响力大小的认定标准，该规定仍采用了“一定”的表述，实践中需要结合具体案情个案认定。笔者认为认定标准不宜过高，否则可能挤压未注册商标行使和保护的空间，与立法设立该制度的本意背道而驰。就有一定影响的影响广度而言，只要在其主要使用区域有一定影响即可，并不要求在全国范围内有一定影响。就其影响深度而言，先使用商标通过在其主要使用区域内稳定且持续地发挥识别商品来源的功能，使得该商标为特定地域或领域内的相关公众所知悉即可，不需要达到为相关公众熟知的程度。正如关于原反不正当竞争法中知名商品的认定，司法解释规定为“在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品”。虽然该司法解释采用了中国境内的表述，但该表述系为了强调知名商品的知名度应在中国境内市场而非境外市场产生，并不要求在中国境内的全部市场范围均具有较高知名度。司法实践中，一般仅要求在特定的地域范围（如省、地市等市场范围）内具有知名度即可，无须在全国范围内知名。对于知名度程度的要求，该司法解释也仅要求为相关公众所知悉，而无需像驰名商标那样为相关公众所熟知。现行反不正当竞争法中“有一定影响的商品名称……”由旧法中“知名商品特有名称……”修订而来，笔者认为二者的保护力度没有本质区别，至少新法的保护力度不会更低，也即有一定影响不会比知名商品的知名度要求更高。在有一定影响的具体认定中，只要在前述认定因素的一个或几个层面获得一定业绩即可，并不需要在全部层面均形成较大的规模。此外，虽然有一定影响属于客观事实，商标先用权抗辩也不需要对商标注册人的主观状态进行评判，但若商标注册人明知在先商标的存在而仍予注册，在注册后不投入正常的商业使用，反而向先使用人兜售商标或起诉索赔，该种行为反映了商标注册人的恶意，在一定程度上能够佐证在先商标有一定影响。因此，商标注册人的主观状态与有一定影响的认定会相互交织。

商标恶意抢注的构成要件完整包含了商标先用权抗辩的构成要件，满足前者要件的必然满足后者要件，但反之则不然。当被控侵权人的商标先用权抗辩成立，但商标注册人并非以不正当手段抢先注册商标，则其可与商标注册人实现商标共存。若恶意抢注成立，则商标先使用人不仅可以根据商标法第五十九条第三款继续使用商标，还可以根据商标法第三十二条向行政机关申请注册商标无效。若商标先使用人放弃行使无效宣告权，或超过了5年行使期，其仍可主张商标先用权抗辩而在原有范围内继续使用商标。

本文摘选自：“人民司法”公众号，作者：上海市浦东新区人民法院金民珍、叶菊芬。

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